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"PAQUET MARQUES" UNE PETITE RÉVOLUTION POUR LE DROIT DES MARQUES


La Loi Pacte du 22 mai 2019 transpose les dernières dispositions du « Paquet Marques » issu de la directive de l’Union Européenne du 16 décembre 2015 qui réforme profondément le droit des marques.


Nouveaux types de marques (sonores, de position, de motif, de couleurs, de combinaison de couleurs, de forme/tridimensionnelles, multimédia, animées, hologrammes etc.) … régimes clarifiés … droits antérieurs élargis … élargissement des compétences de l’INPI … procédure et fondements des oppositions modifiés … contrefaçon redéfinie et qualité à agir élargie … voici une brève présentation de cette petite révolution pour le droit des marques.


1) Une nouvelle typologie des marques


a) La fin de l’exigence de représentation graphique du signe : de nouveaux types de marques admis à l’enregistrement


L’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle est simplifié et la notion de représentation graphique est supprimée.


La marque est désormais « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » qui doit néanmoins pouvoir « être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ».


Au-delà des historiques marques verbales, figuratives ou semi-figuratives, la voie est donc officiellement ouverte aux marques sonores, de position, de motif, de couleurs, de combinaison de couleurs, de forme (tridimensionnelles), multimédia, animées, ou encore hologrammes !


b) La clarification de la notion de marques collectives de certification : l’individualisation des régimes


L’ancien régime des marques collectives de certification, souvent confus et peu sécurisant, a été scindé en deux régimes distincts : les marques dites « de garantie » (anciennes «marques de certification ») et les marques collectives.


Un règlement d’usage de ces deux types de marques doit nécessairement accompagner la demande de dépôt, à peine de nullité.


c) La possibilité de déposer, sous condition, des marques déjà exploitées mais peu distinctives ou descriptives : un élargissement des signes acceptés.


Le critère de distinctivité n’a pas disparu, mais il devient possible de déposer un signe peu distinctif ou descriptif, même déjà enregistré par un tiers… et de défendre sa validité, à condition de pouvoir prouver, a priori, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.


d) La clarification des régimes des marques de renommée et marques notoires


La marque notoire reste protégée par les dispositions légales relatives à la responsabilité civile, tandis que l’atteinte à la marque renommée est désormais sanctionnée sur le fondement de la contrefaçon.


2) Un renouveau procédural : élargissement des compétences de l’INPI et nouveaux contours de l’action judiciaire en contrefaçon


a) Une nouvelle répartition des compétences de l’INPI et des Tribunaux Judiciaires


- Compétence exclusive à titre principal de l’INPI pour les actions fondées sur les motifs de nullité absolue et la déchéance des droits


Peu importe la preuve de l’intérêt à agir, toute personne sera fondée à agir en nullité absolue ou en déchéance des droits détenus par le titulaire d’une marque devant l’INPI, sur tous motifs de son choix et en se fondant sur un ou plusieurs droits.


Aucun délai de prescription n’est opposable à une action en nullité absolue, sauf si l’action est fondée sur une marque notoire (auquel cas, la prescription quinquennale s’applique, hors mauvaise foi).


Attention, la demande sera irrecevable si le demandeur à l’action en nullité absolue n’est pas en mesure d’apporter des preuves de l’usage de la marque sur laquelle il se fonde, dans les cinq années précédant l’engagement de ladite action.


La décision administrative de l’INPI aura les mêmes effets qu’un jugement, et pourra faire l’objet d’un recours contentieux suspensif.


- Maintien de la compétence des Tribunaux Judiciaires


Les Tribunaux Judiciaires conservent leur compétence exclusive dans les cas suivants :


◦ Actions fondées sur les motifs de nullité relative,

◦ Actions en contrefaçon,

◦ Actions en nullité et en déchéance lorsqu’elles sont connexes à toute autre demande relevant de la compétence des Tribunaux Judiciaires ou présentées à titre reconventionnel,

◦ Actions en nullité et en déchéance quand des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ont été ordonnées pour faire cesser une atteinte à un droit de marque et que ces mesures sont en cours d’exécution avant l’engagement une d’une action au fond.



b) Un aménagement de la procédure administrative d’opposition devant l’INPI pour toutes les demandes d’enregistrement déposées après le 11 décembre 2019


- De nouveaux fondements d’opposition


Sur le modèle de l’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union Européenne, les opposants à l’enregistrement d’une marque française peuvent désormais invoquer plusieurs droits antérieurs différents (à condition que ces droits antérieurs soient tous détenus par la même personne).

Ainsi, l’opposition peut désormais se fonder non seulement sur une marque antérieure, mais également sur une dénomination ou une raison sociale, un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine, une indication géographique, le nom d’une entité publique, etc.

Plus encore, sous certaines conditions, une opposition peut également être fondée sur une marque protégée dans un pays membre de l’Union de Paris et indûment enregistrée en France par son agent ou son représentant, sans autorisation du titulaire.


- Une procédure nettement plus contradictoire


Une opposition de principe et peu détaillée (« conservatoire » en quelque sorte) peut dans un premier temps être formée de façon à engager la procédure, puis complétée durant l’instruction (si les démarches amiables n’ont pas abouti entretemps par exemple).

Le caractère contradictoire de la procédure est renforcé (échanges entre les parties au cours d’une phase d’instruction, possibilité de suspensions sur le modèle des périodes de cooling-off devant l’EUIPO) et l’INPI est désormais pleinement compétente pour contrôler les preuves d’usages de chacun des produits ou services (opposés) de la marque fondant l’opposition.

La durée de la procédure d’opposition est conséquemment allongée de 6 mois à 1 an.


c) Un remodelage de l’action en contrefaçon devant les Tribunaux Judiciaires


- Une définition élargie de la contrefaçon


La définition de la contrefaçon a été élargie et couvre désormais également :

◦ Les atteintes aux marques de renommée,

◦ Les faits préparatoires à la contrefaçon : l’usage de conditionnements, étiquettes, marquages, dispositifs de sécurité ou d’authentification ou tout autre support sur lequel est apposée la marque.


- Le report du point de départ du délai de 5 ans pour agir sur le fondement de la contrefaçon


Le point de départ du délai de prescription de l’action en contrefaçon, qui était auparavant placé « à compter des faits qui en sont la cause », a été reporté « au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant d’exercer l’action ».


- L’élargissement de la qualité à agir en contrefaçon


Alors que cette action n’était ouverte qu’au titulaire des droits ou à son licencié exclusif, les nouvelles dispositions légales permettent désormais au licencié non-exclusif (après obtention du consentement du titulaire) et à toute personne autorisée à exploiter une marque de garantie ou collective d’agir en contrefaçon de marque.


Notre Cabinet se tient à votre disposition pour vous aider à appréhender les conséquences pratiques et juridiques de cette réforme.

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